EARTH WIND & FIRE vs THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the Al McKay All Stars

1969 gründete Maurice White die bekannte US-Band EARTH WIND & FIRE. Er ist auch Inhaber der Rechte am bekannten Bandnamen, den er von seinem Sternzeichen abgeleitet hat. 2008 beantragte er die Löschung der österreichischen Marke „THE EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE featuring the Al McKay All Stars“.

Angemeldet worden war diese strittige Marke 2003 von der österreichischen Agentur von Al McKay, einem früheren Gitarristen und Komponisten von einigen Songs der Band. Nach jahrelangem Rechtsstreit, in dem unsere Kanzlei Maurice White vertreten hat, erging vor kurzem das endgültige Gerichtsurteil.

Maurice White’s Antrag.

Das Problem beim Antrag auf Löschung der strittigen Marke bestand darin, dass Maurice White – obwohl er in den USA und anderen Staaten seit vielen Jahren Markenschutz für EARTH WIND & FIRE hat – in Österreich oder der Europäischen Union keine prioritätsältere Marke registriert hatte. Der Löschungsantrag wurde daher auf den (nicht registrierten) Bandnamen und Bösgläubigkeit gestützt: Seit den frühen 1970ern hat die Band (auch) in Österreich große Erfolge gefeiert. Die Band hat zahlreiche Grammys, Gold- und Platinalben gewonnen und einen Stern am „Hollywood Walk of Fame“ bekommen. Maurice White machte geltend, dass der Bandname von den beteiligten Verkehrskreisen in Österreich als (nicht registrierte) Marke verstanden wird. Das Zeichen sei daher aufgrund des qualifizierten Vorgebrauchs eine notorisch bekannte Marke. Auch sei die Markenanmeldung bösgläubig nur deshalb erfolgt, um sich an den guten Ruf der Band EARTH WIND & FIRE in sittenwidriger Weise anzuhängen und die Auftritte der Formation des Antragstellers zu behindern und den Vertrieb zu stören.

Bösgläubigkeit…

Der Tatbestand der Bösgläubigkeit erfasst Umstände beim Markenerwerb, die den Schutz des Kennzeichens als ungerechtfertigt (iSv sittenwidrig) erscheinen lassen. Ob eine Anmeldung bösgläubig war, ist nach der Rechtsprechung des EuGH „umfassend“ zu beurteilen. Bösgläubigkeit ist zu bejahen, wenn es die Absicht des Anmelders ist, eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören. Dies muss nicht den einzigen Beweggrund des Anmelders darstellen, es genügt, dass es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Bösgläubigkeit kann aber nur angenommen werden, wenn dem Markeninhaber im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen ist, dass ein Mitwerber ein ähnliches Zeichen für ähnliche oder idente Waren verwendet.

…war gegeben.

Die Entscheidung des Patentamts zugunsten von Maurice White wurde erst kürzlich vom Oberlandesgericht Wien (34 R 149/14b) bestätigt: Der Agentur war bekannt, dass EARTH WIND & FIRE in mehreren Staaten als Marke geschützt war. Außerdem wurden sowohl die Anknüpfung an den Bandnamen als auch die internationale Bekanntheit der Gruppe ausdrücklich von der Agentur anerkannt. Ob Al McKay selbst berühmt ist spielt keine Rolle. Alleine der Umstand, dass er selbst Bandmitglied war, berechtigt ihn nicht dazu, in die Markenrechte von Maurice White einzugreifen, um von dessen Berühmtheit zu profitieren. Da auch Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen gegeben war, ist das Gericht davon ausgegangen, dass die die Agentur mit ihrer Markenanmeldung die Absicht verfolgte, Maurice White an der Verwendung des prioritätsälteren Zeichens zu behindern oder diese gar unmöglich zu machen.

Fazit.

Die rückwirkende Löschung der Marke wirkt weit über Österreich hinaus, weil die österreichische Marke die Basismarke für eine internationale Registrierung in mehr als zehn Ländern war. Im Markenrecht wird hier von einer „Central Attack“ gesprochen. Wir bei bkp freuen uns, für Maurice White und damit EARTH WIND & FIRE erreicht zu haben, dass die Marke nicht nur in Österreich – sondern auch in allen benannten Staaten der internationalen Registrierung – gelöscht wird.

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